Marci – Directiva 89/104/CEE – Articolele 5 si 7 – marca tridimensionala – Introducere pe piata de catre un licentiat exclusiv – Activitate a unui concurent al licentiatului.

Va prezentam o parte din Hotararea asupra Cauzei C-46/10. Textul integral poate fi gasit pe site-ul CURIA:

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul J.‑J. Kasel, președintele Camerei a cincea, îndeplinind funcția de președinte al Camerei întâi, domnii A. Borg Barthet, M. Ilešič (raportor) și M. Safjan și doamna M. Berger, judecători,

avocat general: doamna J. Kokott,

grefier: doamna C. Strömholm, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 20 ianuarie 2011,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru Viking Gas A/S, de P. H. Würtz, advokat;

– pentru Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S, de E. Bertelsen, advokat;

– pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de domnul S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– pentru Comisia Europeană, de domnii F. W. Bulst și H. Støvlbæk, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 7 aprilie 2011,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolelor 5 și 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Viking Gas A/S (denumită în continuare „Viking Gas”), pe de o parte, și Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S (denumită în continuare „Kosan Gas”), pe de altă parte, cu privire la practica Viking Gas de a comercializa gaz prin încărcarea și schimbarea contra cost a buteliilor de gaz compozite, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională, care au fost cumpărate anterior de consumatori de la Kosan Gaz, care deține o licență exclusivă pentru utilizarea lor și care a aplicat pe acestea denumirea și sigla sa, protejate ca marcă verbală și ca marcă figurativă.

Cadrul juridic

3 Directiva 89/104 a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25), care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008. Cu toate acestea, având în vedere data la care s‑au petrecut faptele, în acțiunea principală se aplică în continuare Directiva 89/104.

4 Articolul 5 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/104 prevedea:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă;

[…]

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, inter alia:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

[…]”

5 Articolul 7 din Directiva 89/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevedea:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.”

6 Conform articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 coroborat cu punctul 4 din anexa XVII la acest acord, articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104, în versiunea sa inițială, a fost modificat în scopul aplicării acordului menționat, expresia „comunitară” fiind înlocuită prin cuvintele „[de] pe teritoriul unei părți contractante”.

7 Articolul 8 alineatul (1) din Directiva 89/104 prevedea:

„O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare

8 Kosan Gaz produce gaz îmbuteliat pe care îl comercializează persoanelor particulare și întreprinderilor. Începând din anul 2001, BP comercializează în Danemarca gazul îmbuteliat în așa‑numite butelii „compozite” (butelii ușoare). Forma specială a acestor butelii este înregistrată ca marcă tridimensională comunitară și ca marcă tridimensională daneză pentru combustibili gazoși și pentru recipiente pentru combustibili lichizi. Valabilitatea și obiectul acestor înregistrări nu sunt contestate.

9 Kosan Gaz utilizează buteliile compozite în temeiul unui contract de achiziție exclusivă cu producătorul norvegian al buteliei, care conferă Kosan Gaz o licență exclusivă de utilizare în Danemarca a acestor butelii, ca marcă constituită din ambalaj, precum și dreptul de a introduce acțiuni în contrafacere. Kosan Gaz aplică pe aceste butelii denumirea și sigla sa, care sunt înregistrate ca marcă comunitară verbală și ca marcă comunitară figurativă în special pentru gaz.

10 La momentul primei achiziționări a unei butelii compozite de gaz de la un distribuitor al Kosan Gaz, consumatorul plătește și prețul buteliei, care devine astfel proprietatea sa. De altfel, obiectul de activitate al Kosan Gaz include reîncărcarea buteliilor compozite după golire. Astfel, consumatorul poate schimba la un distribuitor al Kosan Gaz o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de acest distribuitor, plătind doar prețul gazului cumpărat.

11 Viking Gas, care comercializează gaz, dar nu are propria producție de gaz, deține în Danemarca o stație de încărcare de unde butelii compozite sunt livrate după încărcare către distribuitori independenți. Astfel, Viking Gaz aplică pe aceste butelii un autocolant cu denumirea sa și cu numărul stației de încărcare, precum și un alt autocolant cu informațiile obligatorii prevăzute de lege, referitoare între altele la stația de încărcare și la conținutul buteliei. Marca verbală și marca figurativă ale Kosan Gaz aplicate pe buteliile menționate nu sunt nici îndepărtate, nici acoperite. Consumatorul poate, prin plata gazului, să schimbe la un distribuitor care colaborează cu Viking Gas o butelie de gaz goală cu o butelie similară încărcată de Viking Gas.

12 Kosan Gaz a comercializat gaz utilizând ca recipiente și alte butelii decât buteliile compozite, și anume butelii de gaz din oțel de același tip cu cele utilizate de majoritatea operatorilor de pe piață (butelii‑tip din oțel, de culoare galbenă și de diferite dimensiuni). Aceste din urmă butelii, utilizate anterior de Kosan Gaz, nu au fost înregistrate ca mărci constituite din ambalaj, dar, la fel ca buteliile compozite, poartă marca verbală și marca figurativă ale acestei întreprinderi. Viking Gas invocă faptul că Kosan Gaz a acceptat timp de mulți ani, și încă mai acceptă, ca alte întreprinderi să încarce aceste butelii‑tip pentru a comercializa gazul propriu, deși acestea poartă denumirea și sigla Kosan Gaz.

13 În urma unei acțiuni în contrafacere introdusă de Kosan Gaz, prin ordonanța din 6 decembrie 2005, Fogedret de Viborg a interzis societății Viking Gas să comercializeze gaz prin încărcarea buteliilor compozite ale Kosan Gaz. Această ordonanță a fost confirmată prin hotărârea pronunțată de Sø- og Handelsretten la 21 decembrie 2006, care constată între altele că Viking Gas încalcă drepturile conferite de marcă ale Kosan Gas prin încărcarea și prin comercializarea în Danemarca a buteliilor compozite și interzice utilizarea de către Viking Gas a mărcilor a căror titulară este Kosan Gaz. În plus, Viking Gas a fost obligată la plata a 75 000 DKK către Kosan Gas, cu titlu de redevențe pentru exploatarea acestor mărci.

14 Viking Gas a formulat recurs împotriva acestei hotărâri în fața Højesteret, care a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Dispozițiile coroborate ale articolelor 5 și 7 din [Directiva 89/104] trebuie interpretate în sensul că întreprinderea B se face vinovată de contrafacere prin încărcarea cu gaz a unor butelii provenind de la întreprinderea A și prin vânzarea acestora atunci când următoarele împrejurări sunt reunite:

a) întreprinderea A vinde gaz în butelii așa‑numite «compozite», care au o formă specială înregistrată ca atare, și anume drept marcă constituită din ambalaj, drept marcă daneză și drept marcă comunitară. Întreprinderea A nu este titulara acestor mărci constituite din ambalaj, însă deține o licență exclusivă pentru a le utiliza în Danemarca și are dreptul de a introduce acțiuni în contrafacere în Danemarca;

b) la momentul primei achiziționări a unei butelii compozite încărcate cu gaz la un distribuitor al întreprinderii A, consumatorul plătește și butelia, care devine astfel proprietatea sa;

c) întreprinderea A încarcă butelii compozite, în sensul că, prin plata gazului, consumatorii pot schimba, la un distribuitor al întreprinderii A, o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de întreprinderea A;

d) întreprinderea B are drept activitate încărcarea buteliilor cu gaz și, în special, a buteliilor compozite acoperite de marca constituită din ambalaj menționată la [litera] a), consumatorii putând, prin plata gazului, să schimbe la un distribuitor partener al întreprinderii B o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de întreprinderea B;

e) atunci când buteliile compozite în cauză sunt încărcate cu gaz de întreprinderea B, aceasta din urmă lipește pe butelii autocolante prin care indică faptul că a realizat încărcarea?

2) În cazul în care se consideră că, în general, consumatorii vor avea impresia că există o legătură între întreprinderile A și B, acest fapt prezintă importanță pentru răspunsul la prima întrebare?

3) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de faptul că buteliile compozite – pe lângă împrejurarea că sunt acoperite de marca constituită din ambalajul menționat anterior – au aplicate mărcile verbale și/sau figurative înregistrate de întreprinderea A (gravate pe butelii), care rămân vizibile în pofida autocolantelor lipite de întreprinderea B?

4) În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a treia întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de premisa potrivit căreia, în ceea ce privește celelalte tipuri de butelii care nu sunt acoperite de marca constituită din ambalaj menționată anterior, însă care au aplicate marca verbală și/sau marca figurativă a întreprinderii A, aceasta din urmă a acceptat timp de mulți ani și încă mai acceptă ca alte întreprinderi să încarce respectivele butelii?

5) În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a treia întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de faptul că însuși consumatorul se adresează direct întreprinderii B pentru:

a) a schimba, în urma plății gazului, o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de B sau

b) a încărca cu gaz, contra cost, butelia compozită adusă de acesta?”

………………

Sursa: Textul integral al deciziei poate fi gasit pe site-ul CURIA